关于在外国申请商标注册,可以向各国分别申请,也可以通过马德里协定或马德里议定书进行国际申请。其中,马德里国际注册申请(简称:马德里国际注册)是将日本专利厅作为受理机关,从成员国中选出想要指定的国家,一并进行申请的商标制度。
马德里国际注册的好处多多。例如成本比向各国分别申请低,商标的续展期限等也可以集中管理。此外,如果向指定国直接申请会在审查上花费很长时间的话,由于马德里国际注册规定了最长审查时限,对申请人来说将会大大节约时间成本,是非常方便的制度。
然而即便是这样一个便利的国际注册制度,马德里国际注册也有一个不便之处,那就是OA(Office Action,即补正、临时驳回、驳回等)的答复期限。马德里国际注册在指定国接受审查后,若有驳回或补正的情况,则必须通过指定国当地的代理人来进行答复。这就产生了一点困扰。各成员国的OA答复期限各不相同,甚至有像中国这样,驳回通知的答复期限仅有15天的国家。在这么短的时间内,既要决定是否答复,又要选择指定国当地的代理人,还要提供必要的文件、讨论答复时如何主张,是很困难的。特别是有一些国家,比如阿联酋,还必须在30天内提供经过公证、认证的委托书。在实践中,因为答复期限太短而不得不放弃答复的申请人想必不在少数。
如果是企业的重要商标,为了应对答复期限短的成员国的OA,我们建议积极采取对策。笔者考虑了以下4点供参考。
首先,事先联系几家指定国的代理事务所,选好代理人。如果可以的话,建议做一下查询,看看指定国当地的代理人有什么代理意见。我们认为查询最好在申请马德里国际注册之前做,但在指定国审查期间进行也可以。
其次,根据查询结果,如果OA的可能性高的话,可以考虑在OA下发之前准备好答复用的必要文件,办理好公证、认证手续。虽然最终有可能用不到这些文件,但我们认为这比慌慌张张办理手续,因时间来不及而措施答复时机要好。
然后,建议对成员国的制度进行充分了解。例如在中国,虽然商标法规定的驳回决定的答复期限确实只有15天,但现在可以利用网上系统申请,再加上15天的送达期限,共计30天。
另外有一个好消息是,根据自2023年11月1日生效的《实施细则》第17条的修改,要求成员国向国际注册的申请人提供2个月或60天的最短答复期限,以提交对临时驳回的再审请求、抗告或应答。该规则第40条(8)的修改要求缔约国在2025年2月1日之前落实上述最短答复期限的要求,但由于各国可以申请延期,所以何时正式落实还未定。