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原创： 吴斌 中华商标杂志
要旨：在判断商标近似时，同一权利人在先商标所形成的商誉能否延及在后商标应考量他人在同一种或类似商品上注册的商标的知名度。若在后商标申请前，他人已在同一种或类似商品上注册与在后商标相同或近似的商标，且经宣传使用具有了一定知名度，即使在先商标已经形成了一定商誉，该商誉也不必然延及在后商标。
案情
当事人：上诉人（原审原告）：北京大旺食品有限公司被上诉人（原审被告）：国家知识产权局原审第三人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司案由：商标权无效请求行政纠纷
2010年2月10日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（下称内蒙古伊利公司）向原国家工商行政管理总局商标局申请注册第8068422号“QQ星”商标（下称诉争商标），核定使用在第30类的茶、茶饮料、以谷物为主的零食小吃、家用嫩肉剂等商品上。1997年1月30日，北京大旺食品有限公司（下称北京大旺公司）向商标局申请注册第1153514号“QQ”商标（下称引证商标一），核定使用在第30类的茶、糖、饼干、家用嫩肉剂等商品上。2005年3月2日，北京大旺公司向商标局申请注册第4520191号“QQ可乐”商标（下称引证商标二）核定使用在第30类的茶饮料、糖、调味品等商品上。2016年6月7日，北京大旺公司针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）提出无效宣告请求，并向商标评审委员会提交了该公司“QQ”商标获得的部分荣誉资料，其中包括：2008年引证商标一被北京市工商行政管理局认定为北京市著名商标（20072010）；2007年国家质量监督检验检疫总局授予广州旺旺食品有限公司生产的旺仔QQ牌糖果为中国名牌产品；2010年-2013年关于“旺仔QQ糖”的广告播放记录；2010年-2013年“QQ糖”的销售清单及发票等证据。内蒙古伊利公司向商标评审委员会提交了有关“QQ星”品牌知名度的证据，其中包括：2015年商标局关于认定“QQ星及图”商标为驰名商标的批复，认定该公司在第29类酸奶商品上的“QQ星及图”注册商标为驰名商标，该商标与诉争商标的标志基本相同；2011年-2013年“QQ星”产品销售合同、发票；2009年-2012年“QQ星”品牌广告制作合同、广告发布合同、发票等材料；“QQ星”品牌所获荣誉，包括2006年中国市场品牌战略论坛组委会颁发给“伊利”牌QQ星系列产品的“全国消费者满意首选品牌”，2009年伊利QQ星儿童成长牛奶获得中国食品和饮料展览会组委会颁发的“第十届中国国际食品和饮料展览会创新产品称号”等。商标评审委员会作出商评字[2017]第23860号《关于第8068422号“QQ星及图”商标无效宣告请求裁定书》（下称被诉裁定），认为：诉争商标与引证商标一、二相比较，在呼叫及整体视觉效果上存在差异。内蒙古伊利公司的“QQ星及图”商标经宣传使用已与其建立了较强的联系，不会导致对商品来源的混淆误认。诉争商标的注册未违反《中华人民共和国商标法》（下称商标法）第三十条的规定。商标评审委员会裁定对诉争商标予以维持。北京大旺公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。在原审诉讼阶段，北京大旺公司向北京知识产权法院提交了2000年-2009年“QQ糖”等商品的销售发票、销售清单材料。
审判
北京知识产权法院认为：诉争商标与引证商标一、二虽均包含“QQ”，但二者在呼叫、含义和整体视觉效果上有一定差别。北京大旺公司提交了引证商标一、二在糖商品上的使用证据，虽能证明在该商品上使用的引证商标一、二具有一定知名度，但无证据表明该知名度已经延及茶饮料等其他商品，而诉争商标核定使用商品不包括糖。内蒙古伊利公司提交的证据表明在诉争商标申请日前，其在儿童乳制品类商品上注册的“QQ星及图”商标经过使用宣传已经具有一定知名度，该商标标志与诉争商标标志相同，即诉争商标标志与内蒙古伊利公司之间形成了一定的联系，而乳制品商品与茶饮料商品在功能用途、销售渠道、消费群体等方面亦有较大关联。综合考虑诉争商标与引证商标一、二标志本身的差异性及双方对各自标志的使用情况，可以认定诉争商标与引证商标一、二能够被相关公众所区分，未构成近似商标。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回北京大旺公司的诉讼请求。
北京大旺公司不服一审判决，提起上诉。
北京市高级人民法院认为：内蒙古伊利公司在儿童乳制品类商品上注册的与诉争商标标志基本相同的商标虽具有较高知名度，但该商标实际使用的儿童乳制品类商品，与诉争商标核定使用的商品在功能、用途、生产部门等方面差别较大，不具有紧密联系，故诉争商标不能延续在儿童乳制品类商品上注册的在先商标的知名度，进而与引证商标一、二相区分。诉争商标与引证商标一、二构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。原审判决和被诉裁定认定错误，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款的规定，判决：驳回原审判决和被诉裁定，国家知识产权局重新作出裁定。
重点评析
一、同一权利人在先商标知名度延及在后商标实质上是商誉的延续同一权利人在先商标知名度延及在后商标实质上是在先商标所承载的经营者商誉的延续，而非商标本身的延续。这种知名度的延续只是一种特殊的事实构成，只涉及一般规则的具体应用，商标法及商标法实施条例并未做相关的规定。在司法实践中，权利人往往提出其在先商标知名度延及在后商标的理由，以此主张其在后申请的商标应予注册或在后注册的商标应予维持。北京市高级人民法院在2019年4月24日颁布的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中对在相同或类似商品上同一权利人先后注册的相同或近似商标的知名度的延续有具体的指导意见。该审理指南规定，诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或类似商品上注册与诉争商标相同或近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。相较于北京市高级人民法院2014年1月22日颁布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》，仅保留了可以不予支持的情形，对可以支持的情形予以了删除。可见，北京市高级人民法院对在先商标知名度能否延及在后商标，采取了更为审慎的态度。二、知名度延及需满足四个条件参考2019年审理指南的相关规定，同一权利人在先商标知名度延及在后商标需满足四个条件：一是在先商标经宣传使用应具有一定的知名度；二是在先商标标志与在后商标标志本身应相同或近似；三是在先商标具有一定知名度的商品与在后商标核定使用商品应相同或类似；四是在后商标申请，他人在同一种或类似商品上注册的与在后商标近似的商标不具有知名度。其一，在先商标经宣传使用应具有一定的知名度。商标的知名度是商标经过持续的宣传使用形成的，相关公众对商标的知晓程度，往往与该商标宣传使用的时间长短、投入的费用多少、荣誉取得的情况以及该商标商品所处地域的范围以及市场份额的大小有关。在具体案件中，通常结合在案证据进行综合判断。结合本案，综合考虑内蒙古伊利公司提交的“QQ星”产品销售合同及发票、广告制作合同及发票、驰名商标的批复、“QQ星”品牌所获荣誉等证据，可以认定内蒙古伊利公司的“QQ星”商标在《类似商品和服务区分表》（下称区分表）第29类的酸奶商品上经宣传使用具有了较高的知名度。其二，在先商标标志与在后商标标志本身应相同或近似。这仅仅涉及商标标志本身的近似性判断，即商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似。结合本案，内蒙古伊利公司在具有一定知名度的酸奶商品上注册的“QQ星及图”商标与诉争商标“QQ星”在整体构成、呼叫等方面上相近，构成近似商标。其三，在先商标具有一定知名度的商品与在后商标核定使用商品应相同或类似。先后注册的商标核定使用的商品相同或类似，则存在知名度延及的可能性，如果不相同或类似，则不存在知名度延及的可能性。判断商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性。通常情况下，《商标注册用商品和服务国际分类表》（下称分类表）、区分表可以作为判断类似商品的参考，若没有相关证据予以支持，不应轻易突破分类表、区分表对商品类似的划分，而认定相关商品构成类似。结合本案，内蒙古伊利公司的在先商标具有一定知名度的商品为区分表第29类的酸奶商品，而在后商标核定使用的茶、茶饮料、以谷物为主的零食小吃等商品却属于区分表第30类的商品，二者既不在区分表同一类似群，亦未构成交叉检索，在功能、用途、生产部门等方面差别也较大，不具有紧密联系。一审法院在缺乏相关证据的情况下，直接认定乳制品商品与茶饮料商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面有较大关联，确有不妥之处。其四，他人在同一种或类似商品上注册与在后商标近似的商标不具有知名度。反之，即使在先商标经宣传使用已具有了一定知名度，该知名度也不应延及在后商标。结合本案，尽管无效宣告请求人北京大旺公司提交的证据可以证明引证商标一、二在诉争商标申请日前在糖商品上经宣传使用亦具有较高的知名度，但是，引证商标一、二具有较高知名度的糖商品与诉争商标核定使用的茶、茶饮料、以谷物为主的零食小吃等商品虽同属于区分表第30类，但是不在区分表同一类似群，亦未构成交叉检索，在功能、用途、生产部门等方面差别也较大，不具有紧密联系。因此，在案证据不足以证明引证商标一、二在诉争商标核定使用的商品上已具有一定的知名度。在先商标虽具有一定的知名度，但具有一定知名度的商品与在后商标核定使用的商品未构成类似商品。在后商标申请前，他人在同一种或类似商品上注册与在后商标近似的商标经宣传使用具有了一定知名度，但同样，具有一定知名度的商品却与在后商标核定使用的商品不属于类似商品。在此情形下，因知名度能否延及不符合上述第三个条件，二审法院最终认定内蒙古伊利公司的在先商标的知名度不能延及在后商标。
结语
目前我国采取商标注册申请在先制度，在先商标知名度延及在后商标对商标可注册性的影响只是例外。在知名度能否延及的具体案件中应考量四个条件是否均予具备。且考虑到业已形成的稳定的市场格局以及市场秩序，在他人在同一种或类似商品上注册与在后商标近似的商标且经宣传使用已具有了一定知名度的情况下，在先商标的知名度就不应延及在后商标。作者单位：北京市高级人民法院
