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【基本信息】
案号：（2021）京行终9060号
（2020）京73行初10642号
原告：大连松某味噌有限公司
被告：国家知识产权局
第三人：株式会社西某、株式会社本某
【案情】
大连松某味噌有限公司（简称大连松某味噌公司）于2012年4月17日申请注册第10781850号“西京及图”商标，核定使用在第30类“调味品、调味料”等商品上。株式会社西某、株式会社本某针对诉争商标提出宣告无效申请。国家知识产权局以诉争商标的注册构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十五条规定情形为由，裁定诉争商标的注册予以无效宣告。
大连松某味噌公司不服，向一审法院提起诉讼。一审法院判决驳回大连松某味噌公司的诉讼请求。大连松某味噌公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，株式会社本某在日本早在1949年和1984年即分别在“味噌”等商品上注册了“西京白味噌及图”及“西京及图”商标。在诉争商标申请日前，大连松某味噌公司与株式会社西某之间存在销售代理关系，大连松某味噌公司明确知晓株式会社本某的在先商标。诉争商标与株式会社本某的在先商标均包含文字“西京”，对于中国相关公众而言，诉争商标与在先商标在文字构成、呼叫等方面较为近似，构成近似商标。大连松某味噌公司未经授权以自己的名义在“调味品”等商品上申请注册诉争商标，构成2001年商标法第十五条规定之情形。大连松某味噌公司在日本注册包含“西京”文字的商标，晚于株式会社本某在先商标的注册日期，亦晚于大连松某味噌公司与株式会社西某签订合作协议的时间。且多个包含“西京”文字的商标在日本获准注册的情况，与大连松某味噌公司在中国申请注册诉争商标是否具有正当性，并无直接关联。据此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。
【点评】
本案为商标确权案件中规范认定代理、代表关系的典型案例。2001年商标法第十五条规定的立法目的在于规制代理人或代表人违背诚实信用原则、抢注他人注册商标的行为。本案综合考虑株式会社本某在日本在“味噌”等商品上，申请注册包含“西京白味噌”及“西京”文字的商标时间较早，且双方签订合作协议等情况，认定大连松某味噌公司在中国抢先注册诉争商标的行为主观恶意明显，应当依据2001年商标法第十五条规定予以规制。本案对于类似情形下代理人或代表人商标抢注行为的认定提供了较好的裁判指引。
无效宣告请求裁定书
商评字[2020]第0000158705号
申请人一：株式会社西京味噌
申请人二：株式会社本田味噌本店
委托代理人：中科专利商标代理有限责任公司
被申请人：大连松井味噌有限公司
委托代理人：北京领航达知识产权代理有限公司
申请人于2016年12月21日对第10781850号“西京及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：1、申请人一是申请人二的销售公司，两者是关联企业。申请人一、二在日本的主要注册商标为“西京白味噌”及“味噌”。2、争议商标与申请人一的第3711757号“西京白味噌 SAIKYOU SHIROMISO”商标（以下称引证商标）构成使用在相同或类似商品上的近似商标，争议商标的注册违反了《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第三十条的规定。3、在争议商标申请日之前，被申请人与申请人一之间就已经存在商业往来，且构成代理关系，争议商标的注册违反了《商标法》第十五条的规定。且在商评字[2013]第109385号关于第3036032号“西京味噌”商标争议裁定书及北京市第一中级人民法院行政判决书（2014）一中知行初字第2572号判决中对此均予以确认。综上，争议商标应予无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（均为复印件，其中证据1-3、7-13、15均为公证认证复印件）：
1、申请人一、二的现在事项全部证明书
2、申请人一、二的董事长本田俊茂的宣誓书；
3、申请人二发行的部分宣传册；
4、争议商标与引证商标档案信息；
5、百度百科关于“味噌”的解释词条；
6、关于第3036032号“西京味噌”商标争议裁定书及一审法院判决书；
7、在日本注册的在味噌商品上的“西京”商标注册资料及在白味噌商品上的“西京白味噌”商标注册资料；
8、1998年申请人一与松井味噌株式会社签订的关于鱼类味噌业务市场合作备忘录；
9、1997年申请人一与大连松井食品有限公司及松井健一签署的合同；
10、2005年松井味噌株式会社的网页；
11、2002年申请人一与被申请人及松井味噌株式会签订的携手共进业务的基本合同；
12、2003年申请人一与被申请人及松井味噌株式会社签订的携手共进业务基本合同的解除通知；
13、申请人一、二的董事长本田俊茂与被申请人总经理和松井味噌株式会董事长松井健一在争议商标申请日前的业务往来电子邮件；
14、被申请人及大连松井食品有限公司的外资企业注册内容查询卡；
15、株式会社久保商店和松井味噌株式会社在日本的记录事项证明书。
被申请人答辩的主要理由：1、争议商标是被申请人自主设计并精心打造的品牌，经过多年的使用和宣传在同行业内具有很高的知名度和影响力。2、争议商标与引证商标不构成近似商标，且被申请人已对引证商标提出无效宣告申请，恳请待引证商标的权利状态稳定后再审理本案。3、被申请人与申请人根本不存在代理关系，也没有任何实际的业务往来。且引证商标并未在中国市场实际使用，不构成特定关系人抢注。被申请人与申请人签订的类似意向合作书中并没有约定被申请人不能注册自己的商标或系列商标。综上，争议商标的注册未违反《商标法》第十五条、第三十条的规定，争议商标应予维持注册。
被申请人提交了以下主要证据（复印件）：
1、被申请人获得的荣誉及资质证书；
2、被申请人企业简介；
3、引证商标的详情、流程及无效宣告报送清单；
4、商标注册证；
5、东京高等法院知识产权判决；
6、销售合同、发票；
7、广合同、发票及宣传的杂志载体；
8、被申请人在网络方面的宣传和推广等。
针对被申请人的答辩，申请人质证称：争议商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标，争议商标的注册违反了《商标法》第三十条、第三十一条的规定。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2012年4月17日提出注册申请，2013年6月28日获准注册，核定使用在第30类调味品、调味料等商品上。
2、引证商标由被申请人于2003年9月10日提出注册申请，指定使用在30类调味品、发酵的豆酱（调味品）商品上，其注册申请被驳回后，向我局申请复审，在驳回复审程序中被我局决定初步审定，我局于2016年3月21日刊登了引证商标的注册公告。引证商标于2017年8月21日被本案被申请人提出无效宣告申请，我局作出商评字[2018]第0000147205号无效宣告裁定书，裁定引证商标与被申请人的第3036033号“西京渍”商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标，并裁定引证商标予以无效宣告，该无效宣告裁定已生效。
以上事实有商标档案在案佐证。
3、我局在商评字[2013]第109385号关于第3036032号“西京味噌”商标争议裁定书中认定该案诉争商标的注册违反了2001年《商标法》第十五条的规定，北京市第一中级人民法院作出（2014）一中知行初字第2572号行政判决书对该裁定予以维持。该项事实有申请人提交的证据6在案佐证。
4、松井健一为被申请人的法定代表人，该项事实有申请人提交的证据14及被申请人提交的营业执照在案佐证。
我局认为，2019年4月23日修正的《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）已于2019年11月1日起实施，2013年8月30日修订的《商标法》（以下称现行《商标法》）已于2014年5月1日起施行，鉴于本案争议商标获准注册日早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2001年《商标法》，相关程序问题应适用2019年《商标法》。
依据当事人陈述的事实和理由，本案焦点问题可归纳为：1、争议商标与引证商标是否构成使用在相同或类似商品上的近似商标，即争议商标的注册是否违反了2001年《商标法》第二十九条的规定；2、争议商标的注册是否违反了2001年《商标法》第十五条的规定。
针对焦点问题一，由我局查明的事实2可知，引证商标已属无效商标，故争议商标与引证商标之间已不存在商标权利冲突。
针对焦点问题二，首先，由申请人提交的证据9、11、12可知，1997年申请人一与大连松井食品有限公司及被申请人的法定代表人松井健一签订合同，由大连松井食品有限公司按照特定方法制造味噌，申请人一承诺收购，同时申请人一委托松井健一作为该公司在中国指定客户的销售代理，该合同中提到了“西京味噌”为申请人一的登记商标。2002年申请人一与被申请人签订了携手共进业务的基本合同，2003年申请人一与被申请人解除了该合同。故申请人提交的证据可以证明申请人一与被申请人及其法定代表人松井健一之间存在合作关系。其次，由申请人提交的证据7可知，申请人二在日本分别于1984年2月23日和1949年5月21日，在味噌商品上注册了“西京”商标，在白味噌商品上注册了“西京白味噌”商标，故申请人二为“西京”商标及“西京白味噌”商标的在先权利人。再次，争议商标指定使用的调味品等商品与申请人一、二使用的味噌商品属于类似商品。争议商标与申请人一、二未在中国大陆地区注册的“西京”商标在文字组成、呼叫等方面均无明显区别，两者已构成近似商标。最后，被申请人不能证明其注册本案争议商标已取得申请人一、二的授权。综上，争议商标的注册已构成2001年《商标法》第十五条所规定的情形。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2001年《中华人民共和国商标法》第十五条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
合议组成员:胡朋娟、乔烨宏、申琼珊
